O Supremo Tribunal Federal (“STF”) reconheceu a existência de repercussão geral e irá analisar a possibilidade de incidência de Imposto sobre Serviços (“ISS”), pelos Municípios, sobre cessão de direito de uso de marcas (Tema 1210).

O Recurso Extraordinário nº 1.348.288 trata da discussão originada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)[1]. Em tal oportunidade, o TJSP decidiu que “o fato gerador do ISS é a prestação de serviço, mas essa prestação tem que ser derivada da obrigação de fazer, ou seja, ato ou efeito de prestar o serviço que resulta na produção de um bem econômico de natureza imaterial”. Como o objeto do contrato de cessão de marcas é a cessão de um direito de uso (de um intangível) e não a prestação de um serviço (obrigação de fazer), se reconheceu a inexistência do fato gerador do ISS e, assim, a não incidência do referido tributo municipal.

O STF, apesar de ainda não ter se manifestado sobre a incidência do ISS sobre a cessão do direito de uso de marcas, ao tratar de outro tema correlato em maio de 2020 (incidência de ISS sobre contratos de franquia), se posicionou favoravelmente à incidência do ISS sobre tais contratos em razão de sua natureza mista. Segundo tal entendimento, como há uma obrigação de dar e de fazer em tais contratos mistos de franquia, seria possível a cobrança de ISS sobre essa atividade[2]. Como nos contratos de cessão de direito de uso de marca não haveria, princípio, uma atividade mista tal como ocorre com a atividade de franquia (obrigação de dar vinculada à obrigação de fazer), entendemos que as os fundamentos do referido julgamento não devem ser aplicados ao caso do Tema 1210.

No entanto, em razão da particularidade de cada contrato e redação de cada objeto contratual, recomenda-se analisar individualmente os contratos de cessão de direito de uso de marca, inclusive sugerindo melhorias e aditamentos em sua redação e, sobretudo, ajuizar ação judicial sobre o tema, visando garantir o direito de ressarcimento de valores já recolhidos para os contribuintes que estejam em tal situação.

Isso porque, quando há o reconhecimento repercussão geral de um tema pelo STF, o julgamento vincula todo o Poder Judiciário, que fica obrigado a aplicar o entendimento do STF a todos os processos análogos. No entanto, julgamentos que tratam de matéria relevante, normalmente passam a ter modulação de efeitos, impedindo que a decisão seja aproveitada por aqueles que ainda não tenham ação judicial protocolada e, nesses casos, passam a ter efeitos somente a partir do trânsito em julgado da decisão do STF (ou seja, efeitos prospectivos, não aproveitando o período pretérito ao da decisão).

A equipe tributária do VBD Advogados permanece acompanhando o tema e à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, bem como para a revisão dos contratos de cessão de uso de marcas e para o ajuizamento de medida judicial visando excluir a incidência do ISS em questão.

[1]TJSP, Apelação nº 1018705-06.2019.8.26.0053, Relator(a): Eurípedes Faim, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 06/04/2020, Data de publicação: 06/04/2020).

[2]STF, Recurso Extraordinário nº 603.136/RJ, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Data da Julgamento 22 a 28 de maior de 2020.

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